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Cia. Hering vence disputa e mantém direito de uso exclusivo da marca

abpi.empauta.com Brasília, 30 de setembro de 2019 Consultor Jurídico | BR Marco regulatório | INPI - 01/10/2019
DOIS PEIXINHOS
A tolerância do uso da marca por terceiros, ainda que
por prolongado período, não retira do seu titular o
exercício das prerrogativas que a lei lhe confere, entre
os quais as que lhe asseguram o direito de usá-la
com exclusividade e de impedir que outros a utilizem
para a mesma finalidade.

Cia. Hering mantém direito de uso exclusivo da marca
Reprodução

Com esse entendimento, a 3ª Turma do Superior Tribunal
de Justiça manteve decisão do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina que reconheceu a Cia. Hering
como real detentora do direito sobre a marca Hering e
sobre o sinal figurativo caracterizado por dois peixinhos,
além de fixar indenização pelo uso indevido
das marcas.

Em 1999, tanto a Cia. Hering quanto as Lojas Hering
entraram com ações naJustiça disputando a marca.O
TJ-SC entendeu que já estava prescrito o direito da
Cia. Hering de reivindicar exclusividade e, assim,
permitiu o uso da marca pelas duas empresas.

A Cia. Hering recorreu ao STJ, que afastou a prescrição
e devolveu o processo para que o TJSC analisasseo
mérito.Otribunal estadual, então, deuganho
de causa à Cia Hering, detentora do registro perante o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Em recurso especial contra esse novo acórdão do
TJ-SC, entre várias teses, as Lojas Hering afirmaram
queo uso de seu nome comercialnãodecorreu demera
liberalidade. Na separação legal das empresas, em
1950, ela ficou com o fundo de comércio, o nome, a
marca e a sede comercial, cabendo à Cia. Hering a fabricação
dos produtos e o valor recebido por parte do acervo da seção de vendas.

Segundo as Lojas Hering, a Cia. Hering posteriormente
avançou na sua área, começando a vender
produtos diretamente em suas próprias lojas.

O relator do caso no STJ, ministro Villas Bôas Cueva,
destacou que as alegações relativas à forma como
se deu a separação das empresas em tempos remotos
não podem ser objeto de apreciação em recurso especial,
já que tais fatos não foram examinados nas
instâncias ordinárias (Súmula 211) e, além disso, haveria
necessidade de análise de provas (Súmula 7).

Ele ressaltou que não há como discutir o registro da
marcafeito pela Cia. Heringem 1952 peranteo INPI,
lembrando que, na época dos fatos, a legislação previa
cinco anos para a contestação dos registros - prazo
que foi repetido no artigo 174 da Lei 9.279/1996.

"Ultrapassado o prazo prescricional sem nenhuma
oposição, subsistem os efeitos do registro - entre os
quais o que assegura ao titular da marca o direito de
usá-la com exclusividade e de impedir que outros a
utilizem para a mesma finalidade - , ainda que fosse
questionável a legalidade do ato administrativo", declarou
o ministro.

Villas Bôas Cueva disse que o registro concedido à
Cia. Hering reconheceu a notoriedade da marca, de
modo a impedir sua utilização pelas Lojas Hering, e
ressaltou que somente com a desconstituição do registro
por ação própria é que se poderia afastar a garantia
de exclusividade de uso em todo o território
nacional. Com informações da assessoria de imprensa
do STJ.


Fonte: abpi.empauta.com Brasília, 30 de setembro de 2019 Consultor Jurídico | BR Marco regulatório | INPI
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