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Bar do Alemão consegue impedir concorrente de usar o mesmo nome

abpi.empauta.com Brasília, 30 de setembro de 2019 Consultor Jurídico | BR Marco regulatório | INPI - 01/10/2019
CONFUSÃO AO CONSUMIDOR
Existindo prova concreta de confusão ao consumidor,
não é possível mitigar a exclusividade de
marca conferida ao titular do registro. O entendimento
foi aplicado pela 3ª Turma do Superior
Tribunal de Justiça ao proibir que uma empresa de
Campinas (SP), a Parmegiana Factory, use o nome
Bardo Alemão - registrado hámais de30 anos por outra
empresa, que possui restaurantes naquela cidade e
em Itu (SP).

BardoAlemãoem Campinas, depropriedadedaSteiner
& Cia Reprodução

"Havendo possibilidadede associação indevidaou de
confusão quanto à origem comercial do produto ou
serviço, não há como se reconhecer que marcas semelhantes
possam coexistir num mesmo segmento
de mercado", afirmou a ministra Nancy Andrighi, relatora.

Segundo o processo, a Parmegiana Factory passou a
atuar no mesmo ramo de atividade que a Steiner &
Cia - detentora da marca Bar do Alemão - , comercializando
o prato pelo qual essa empresa é famosa
entre seus consumidores (filé à parmegiana),
em um estabelecimento também chamado Bar do
Alemão.

A sentença proibiu aParmegiana Factory deutilizar a
marca, sob pena de multa diária, e condenou-a a pagar
indenização de R$ 20 mil por danos morais e de
R$ 20 mil por danos materiais. Em segundo grau, os
danos materiais foram reduzidos a 20% do faturamento
com a venda do filé à parmegiana, limitados
a R$ 20 mil.

No recurso especial, a Parmegiana Factory alegou
queaexpressão adotadanamarcaédeuso comum, razão
pela qual seria possível o convívio entre os restaurantes
com o mesmo nome. Afirmou ainda que,
antes do ajuizamento da ação, havia depositado no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)o
pedido de registro da marca Bar do Alemão Parmegiana
Factory - o quelhe garantiria o direito de utilizá-la.

A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, disse
que, no caso de marca com baixo grau de distintividade,
o STJ entende que a exclusividade
conferida ao titular do registro pode ser mitigada. Assim,
quem optou por uma marca considerada fraca
pode ter de suportar o ônus da coexistência com marca
semelhante.

No entanto, segundo ela, mesmo que se reconheça
que a expressão Bar do Alemão é marca fraca, isso
não significa, por si, a licitude do uso de nome idêntico
pela Parmegiana Factory. "Mesmo às marcas dotadas
de baixa distintividade é assegurada proteção
contra atos de concorrência desleal ou aproveitamento
parasitário, situações que ficam
evidenciadas a partir da constatação de que o consumidor
esteja sendo confundido quanto ao produto
adquirido ou quanto à sua origem comercial", declarou
a relatora.

Para Nancy Andrighi, possibilitar o uso simultâneo
do nome Bar do Alemão por empresas que atuam no
mesmo segmento subverteria as principais funções
da marca, pois impediria que se pudesse diferenciar
umproduto ou serviço do outro, levando a equívocos
acerca de sua procedência, em evidente prejuízo do
público.

A ministra destacou trechos da sentença e do acórdão
recorrido, segundo os quais ficou demonstrado que
os consumidores foram, de fato, confundidos pelo
uso da marca pelas duas empresas.

Segundo a relatora, a impossibilidade de uso simultâneo
da marca é corroborada pela informação de
que o INPI indeferiu,no último dia 10, o pedido de registro
apontado no recurso especial, "justamente por
constatar que a expressão Bar do Alemão Parmegiana
Factory reproduz ou imita, indevidamente,
diversas marcas anteriormente registradas, entre elas
a de titularidade da recorrida". Com informações da
assessoria de imprensa do STJ.


Fonte: abpi.empauta.com Brasília, 30 de setembro de 2019 Consultor Jurídico | BR Marco regulatório | INPI
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